Luis Baz, socio de Elzaburu
El pasado 14 de enero de 2019 entraron en vigor una serie de preceptos que modifican la Ley de Marcas española de 2001, trasponiendo a nuestro sistema legal la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
Semanas después de la entrada en vigor de la reforma, es probablemente un buen momento para reflexionar sobre las principales novedades que introduce y, por qué no, una oportunidad para valorar si puede tener algún tipo de impacto en el sector publicitario español.
La reforma, como toda reforma que se precie, tiene aspectos muy positivos y otros que, seguramente, no lo son tanto. Hay modificaciones de concepto, otras de práctica administrativa y otras relacionadas con los procedimientos contenciosos y las acciones de nulidad y caducidad.
Concepto de marca
Uno de los cambios más importantes es el referido al concepto de marca y los tipos de marcas que pueden registrarse.
La nueva definición de marca prescinde de la exigencia de la representación gráfica que tradicionalmente se requería para que las marcas fuesen aceptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). A partir de ahora, para que un signo pueda constituir marca debe ser apropiado para distinguir los productos de una empresa de los de otra y, además, debe tener capacidad de representación en el Registro de Marcas (ya no se exige que sea grafica), de manera tal que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada.
¿Qué quiere esto decir? Pues que, al margen de las denominadas marcas tradicionales (como son las marcas denominativas, figurativas, de color o de patrón entre otras), esta nueva conceptuación no sólo va a permitir el registro de marcas de muy difícil representación gráfica como son las marcas multimedia y de movimiento, sino que facilita otra forma de presentación de signos no tradicionales, tales como las marcas sonoras y los hologramas. No se admiten, por el momento, las marcas olfativas, las gustativas y las táctiles, no tanto porque no sean un signo, sino por su imposible representación de manera clara y precisa en el Registro, al menos hoy en día y con las tecnologías a nuestro alcance.
Muy buena noticia para dar respuesta a las nuevas y variadas formas de comunicación que utiliza la publicidad en los últimos años; para dar paso a las nuevas técnicas y medios que utiliza la publicidad para emocionar al consumidor; para dar cobertura a elementos propios de campañas publicitarias, como son los jingles, algunos elementos móviles cada vez más presentes en la publicidad en redes sociales, pequeñas creaciones audiovisuales que sirven de leit-motiv en campañas, etc.
La prueba de uso en los procedimientos de oposición
Desde la perspectiva de los procedimientos administrativos de solicitud de una marca, la modificación de la Ley contiene una muy relevante novedad: la introducción en sede de oposición de la facultad del solicitante de la marca posterior para exigir que el titular oponente acredite el uso efectivo de los registros en que basa su oposición, en el caso de que esos registros se encuentren legalmente sometidos a la obligación de uso, por haber transcurrido 5 años desde que el registro de la marca anterior es firme.
Nada nuevo en el horizonte de los profesionales del sector de la propiedad industrial, habida cuenta de que este modelo lleva ya funcionando más de 20 años en el sistema de marcas de la Unión Europea. La OEPM sí ha tenido que adoptar, por el contrario, medidas internas para implementar este cambio sustancial en los procedimientos de solicitud de marca.
¿En qué afecta al sector de la publicidad y del marketing esta novedad legal? Aunque la primera reacción sería pensar que no afecta en nada, lo cierto es que una particularidad procedimental como esta tiene mucho más recorrido.
En primer lugar, porque debemos acostumbrarnos a que en el mundo de las marcas no todo vale. Si una marca está registrada de una forma, el uso que se haga de ella no debe diferir en elementos que puedan alterar de manera significativa el carácter distintivo de la marca, tal y como se halla registrada. Si el uso o la evolución de su distintivo difiriese sustancialmente de la forma en que está protegida, la marca podría estar incursa en caducidad y ser en última instancia cancelada. Es necesario, por tanto, generar conciencia en las agencias de publicidad y en los equipos de marketing y comerciales de las empresas para que, si realmente hay un cambio de tendencia en el sector que haga conveniente un cambio en la imagen de marca, se valore el registro del nuevo distintivo en la forma en que ha evolucionado.
En segundo lugar, porque es necesario asumir que el mundo del papel está en proceso de extinción y que Internet es efímero. Ya no es tan fácil hacer acopio de documentos y conservarlos para eventualmente hacerlos valer en procedimientos en los que se exija la prueba de uso de marcas 3 o 5 años hacia atrás. De ahí la necesidad de que las empresas -y esta sería una segunda recomendación- adopten protocolos internos con sus equipos de publicidad, comerciales o de marketing para poder generar repositorios o archivos digitales que permitan conservar las pruebas de uso de las marcas.
Los procedimiendos de nulidad y caducidad de marcas
Una de las modificaciones de mayor calado es, sin duda, la desjudicialización de las acciones de nulidad y caducidad de marcas; la atribución a la Oficina Española de Patentes y Marca de la competencia para entender de forma directa de las acciones de nulidad y caducidad de registros de marca, en detrimento de los juzgados y tribunales de lo mercantil. Este cambio hace necesaria la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y una importante adaptación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, razón por la cual la reforma no entrará en vigor en este punto hasta enero de 2023.
¿Qué supone para las empresas este cambio competencial? Si bien es cierto que la desjudicialización de las acciones de nulidad y caducidad podría tener como consecuencia la imposibilidad de acumular acciones -no se podría técnicamente acumular una acción de nulidad de marca con una acción basada en la disciplina de la competencia desleal o de derechos de autor, con una acción de nulidad de un diseño o, lo que resulta más llamativo, con una petición de declaración de infracción e indemnización de daños y perjuicios-, no es menos cierto que los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas van a ser más ágiles y económicos, lo que a la larga puede redundar en un beneficio para las empresas; será mucho más fácil erradicar del Registro una gran número de marcas que no están siendo usadas y que suponen un serio obstáculo para el acceso al Registro de nuevas marcas que los empresarios necesitan para su actividad en el mercado.
La desaparición del ius utendi
La cuarta circunstancia de relevancia que seguramente las empresas deben tener presente es que con la modificación de la Ley de Marcas se suprime el denominado ius utendi o derecho de uso de las marcas. Hasta fechas muy recientes quien obtenía el registro de una marca no podía ser atacado por violación o infracción del registro de un tercero hasta que previamente se hubiese declarado la nulidad del registro posterior. La titularidad de la marca garantizaba, de alguna forma, el uso pacífico del signo.
Como consecuencia del cambio de escenario que ha representado en los últimos 20 años la armonización del derecho de marcas en la Unión Europea, merced a las directivas de marcas, así como los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este derecho de uso de la marca registrada o ius utendi se ha ido diluyendo, hasta su final desaparición.
¿En qué puede afectar esto a las empresas y al diseño de nuevas marcas? Lo cierto es que este cambio jurisprudencial y legislativo puede provocar que quien utiliza pacíficamente una marca debidamente registrada, sea sin embargo objeto de una acción de infracción por parte de un titular de marca prioritaria, sin necesidad de que previamente se declare la nulidad de su marca. El titular de la marca anterior deberá acreditar, evidentemente, la existencia de identidad entre signos o al menos una semejanza que genere un riesgo de confusión. Es recomendable, consecuentemente, cuidar mucho el lanzamiento de una nueva marca y su difusión publicitaria. Hay que extremar las precauciones; de un lado, investigando a fondo la registrabilidad del signo y valorando incluso el riesgo inherente al uso de la marca; y, de otro lado, diseñando y proponiendo signos que se alejen lo máximo posible de registros anteriores, con el fin de minimizar la posibilidad de que pueda ser objeto de una reclamación. Es muy importante el papel de quienes diseñan las marcas en las empresas y cuidar mucho el alcance de las campañas publicitarias que se lanzan, con el fin de evitar que se produzca un acercamiento peligroso a marcas registradas de competidores.
Otros 5 tips sobre la reciente Reforma de la Ley de Marcas
Las marcas y nombres comerciales ya concedidos antes de la entrada en vigor de la modificación de la Ley se rigen por el nuevo sistema, mientras que las marcas y nombres comerciales en trámite antes del 14 de enero de 2019 se siguen rigiendo por la legislación anterior
Cualquier persona física o jurídica con independencia de su nacionalidad, lugar de residencia o establecimiento está legitimada para obtener el registro de una marca o de un nombre comercial.
Se elimina la distinción entre marca notoria y renombrada, unificándose ahora ambos conceptos bajo el paraguas de la marca y nombre comercial renombrados.
No cabe instar la declaración de nulidad de una marca cuando antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvención, el titular del derecho anterior hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca. Será necesario actuar con cautela a la hora de firmar acuerdos o documentos en los que pueda subyacer una declaración de consentimiento.
Se reitera la posibilidad de que el titular de un registro de marca o nombre comercial anterior pueda proceder contra una denominación social (el nombre de una sociedad tal y como figura inscrito en el Registro Mercantil), así como impedir que se introduzcan en España mercancías procedentes de terceros países que contengan una marca idéntica o confundible a su marca registrada para esos productos, incluso aunque se trate de mercancías en tránsito.
